一、前言
新型專利的定位係在保護本國之較小型的發明，此可由各國對新型專利的名稱可見一斑，譬如泰國稱petty patent，印尼稱simple patent，越南稱utility solution，澳洲稱innovation patent（澳洲過去亦稱petty patent），是故一般亦認為新型專利是發明的改良其創作程度較發明小或低。
德國於1891年制定「新型保護法」對於工具、實用品及其附屬品之形狀、構造或其組合者，可以獲得新型的保護，不經實體審查，保護期間三年，可說是新型專利的先驅。其他有新型專利之國家一開始亦採實體審查，惟為了縮短審查速度，各國漸將新型專利改採登記制或形式審查，使申請人儘早取得專利權保護。
然較希望能取得完整保護或者意識形態之因，申請人會認為新型專利的價值與意義遠不及發明專利，是故國內在93年7月1日起，新型專利改採形式審查後，國內申請人對申請發明專利和新型專利的數量上起了變化。
再者，民法上一般侵權行為構成要件之舉證責任，均需由原告負擔，亦即要求原告舉證證明被告主觀上具有侵權行為之故意或過失，但仍有些例外規定，例如民法第184條第2項規定，直接推定被告主觀上具有過失，若被告否認，需由被告舉證證明其主觀上無過失。
因此，本文將就新型專利採形式審查後，在民事侵權訴訟實務上，對於推定過失責任適用時所產生之影響，進行探討。
二、新型專利採形式審查前與民法第184條第2項推定過失之適用：
專利侵權行為本質上屬於民法上侵權行為的概念，而於 民國93年7月1日 開始適用92年新法以前，由於新型專利採實體審查制，因此凡於93年7月1日 以前經審定取得新型專利權者，其專利權遭人侵害時，法院均以下列理由，直接推定侵害人主觀上具有過失，專利權人無庸舉證證明侵害人主觀上具有過失：
1. 以專利法第1條規定，專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制訂，認定專利法全部均屬於民法第184條第2項「保護他人之法律」，推定侵害人主觀上具有過失，ex：臺灣高等法院臺中分院94年智上易字第1號判決、臺灣高等法院94年智上字第59號判決、臺灣高等法院93年智上字第10號判決、板橋地院93年智字第24號判決、臺北地院95年智簡上字第1號判決、臺北地院92年智字第16號判決、士林地院92年智字第11號判決，前揭判決常用理由為「專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制訂（專利法第一條參照）故自屬保護他人之法律，如有侵害專利權人之行為時，自應推定行為人主觀上有故意、過失，倘行為人欲免除侵權責任，則應舉證其行為無過失時，方能免除其損害賠償責任。」
2. 專利法第106條第1項及同法第56條規定，視為屬民法第184條第2項「保護他人之法律」，推定侵害人主觀上具有過失，ex：臺中地院93年智字第44號判決、臺灣高等法院臺中分院94年智上更（一）字第1號判決、最高法院94年台上字第1340號判決，前揭判決常用理由為「民法第 184條第2項明定，違反保護他人法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。依專利法第106條第1項規定，新型專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、販賣之權利。旨在保護新型專利權人之智慧財產權，自屬上開民法第184條第2項保護他人之法律。」、「專利法第五十六條規定：物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。旨在保障專利權人之智慧財產權，倘被上訴人未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依前開法條之規定，即應推定其有過失。」
3. 以專利公示制度來推定侵害人主觀上具有過失，ex：臺中地院92年智字第59號判決，前揭判決常用理由為「專利權有專利公報之公告及專利權簿等之登記制度，故如無特殊情事，侵害行為既然存在，可推定侵害人有過失，侵害人如不能證明無過失，即不能免其責任。」
三、適用92年專利新法前法院實務上唯三的例外：
於93年7月1日開始適用92年新法以前，儘管新型專利採實體審查制，仍有三個判決認定專利權人提起專利權侵害訴訟時，應由專利權人舉證證明侵害人主觀上具有故意或過失，而非如前揭法院判決直接推定侵害人主觀上具有過失：
1. 最高法院93年台上字第2292號判決要旨：「修正前專利法第八八條第一項 (即現行法第八十四條第一項) 前段規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。原審為相反之認定，認侵害專利權之損害賠償，不以行為人有故意或過失為成立要件，就上訴人侵害被上訴人之專利權究竟有無故意或過失未予調查審認，遽為上訴人不利之判決，自有未合。」 ★然而，本判決似乎僅係認定侵害專利權之損害賠償必須侵害人主觀上具有故意或過失，至於是否有推定過失之適用，則未明確表示意見。
2. 台南地院94年智字第6號判決之主要理由:
㈠一個法律是否屬於保護他人之法律，係應斟酌法律規範目的而決定，亦即該法律必須具有個別保護性質，在該規範目的所直接保護之人員及法益，其被害人始得依民法第184條第2項規定，請求損害賠償。 ㈡新型專利權人行使新型專利權時，尚需依專利法第104條提示新型專利技術報告進行警告始得為之，因此，若新型專利權人未提示新型專利技術報告進行警告前，難認侵權行為人有故意、過失可言，故自難僅以專利法第106條第1項之規定，即認其為保護新型專利權人之法律，而推定侵害人有侵害專利權人之過失存在。 ★然而，本判決盲點在於此新型專利權係於新法適用前取得，應已經過實質審查，而提示技術報告係因新法採形式審查而設，故判決以是否提示技術報告為，似有未恰。
3. 臺灣高等法院臺南分院93年智上字第3號判決之理由：
直接以民事訴訟法第277條前項規定，認為應由主張專利權受侵害之人負責舉證證明侵害人主觀上具有故意或過失。
★然而，本判決不當之處在於未深論專利法是否屬於民法第184條第2項規定「保護他人之法律」，直接以民事訴訟法第277條前項規定斷之，似嫌速斷。
四、新型專利採形式審查後與民法第184條第2項推定過失之適用：
於93年7月1日 新法適用以後取得新型專利權者，其專利權遭人侵害時，目前僅有一個法院判決以下列理由，詳細論述應由專利權人舉證證明侵害人主觀上具有故意或過失，而不再採取以往法院推定過失之實務見解：
臺北地院94年智字第28號判決之主要理由：
1. 專利法第 56條第之規定如同民法第 765條之規定一般，乃具體規範專利權及所有權具有何等「權能」之權利範圍規定，此二項規定之立法目的在於創設、界限所有權及專利權之權利範圍，並非諸如道路交通安全規則第93條之規定一般，係基於保護他人之目的，所規範社會大眾應遵循之一定行為標準之規定。本院因此認為專利法第56條並非民法第184條第2項所規範之「保護他人之法律」；實務上或有「侵害專利權者，推定其有過失」之見解，為本院所不採。
2. 專利之公告既係國家建置、推行專利制度之必要手續，且為專利制度賴以運作之核心，除有專利法第79條以明文規定外，應該認為專利權人舉證證明專利經審查公告之事實，即足以作為法院形成侵害人知悉系爭專利業經公告事實之證據；若侵害人於此有所爭執，則反應由侵害人更為提出足以證明其並不知悉系爭專利存在之證據，以說服法院此項屬於變態事實之主張。（但此僅發明專利可用，新型專利例外，理由如後）
3. 考量新型專利採形式審查，由於未對該項新型是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利的權利內容存在著相當的不安定性及不確定性，應不得如同通過專利要件之實體審查而審定公告之發明專利一般，發生推定系爭專利係屬符合專利要件之適法專利，而應有依據專利法第56條之規定排除他人實施效力之效果；故於新型專利權人未能提出新型專利技術報告警告侵害人，或附具諸如「系爭新型專利權之效力曾經法院確認之判決」、「系爭新型專利符合實體專利要件之鑑定報告」、「揭露系爭新型專利詳細內容之專利說明書」等，足供侵害人判斷系爭新型專利是否符合專利實體要件之資料之情形下，應不得僅憑系爭新型專利曾經形式審查而公告之事實，即認為侵害人因此產生必須停止專利法第56條所排除行為之義務，否則即推論其有侵害系爭新型專利權之故意或過失。
五、結語：
93年7月1日以後新型專利採形式審查，經過形式審查即可獲得新型專利權人，於依專利法第104條規定提出新型專利技術報告警告以前，雖然仍可以對侵害專利權者提出民事侵權行為損害賠償訴訟，但專利權人必須就侵害人主觀上具有侵權行為之故意或過失負舉證責任；反之，若專利權人於行使新型專利權時已先提出技術報告警告，則於侵權行為損害賠償的訴訟中，應直接推定侵害人主觀上至少具有過失。
(劉孟錦律師)
