各國專利法制及專利審查基準不盡相同，引用之先前文獻並不可採

―資料來源摘自智財法院―
【裁判字號】103，行專訴，77
【裁判日期】1040212
【裁判案由】發明專利舉發
【裁判全文】智慧財產法院行政判決

要旨：

原告於訴訟中提出之美國專利案不能作為其有利證據

1. 原告於本件訴訟中提出原證之美國 848 專利案證據，並主張：該848專利案係於99 年 6 月 13 日向美國專利商標局申請，所提送之說明書內容，與向我 國申請系爭專利時並無不同，美國專利局實體審查後，認定具有新穎性及進步性 後，於 101 年 9 月 4 日公告，是原告所提出之美國 848 專利案發明說明書公告本 得為本件之新證據，如貴院將原處分撤銷並發被告，被告即須依判決意旨重新判斷，對原告言取得專利權之可能性已然增加，如此即不會遷延訴訟，因之，原證屬於同一撤銷理由所提出之新證據，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定， 貴院應審酌之等語。

2. 惟按關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤 銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項定有明文。立法意旨係為避免舉發人以前行政訴訟中未能提出之新證據，就 同一專利權再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序，致使同一專利權之有效性爭議，發生多次行政爭訟，爰設此規定。故本項規定係就專利舉發案而言。又所稱同一撤銷理由，係指同一舉發事由或實體要件即新穎性、進步性、產業上利用 性等相同之要件而言，如屬不同權利保護實質要件，例如舉發時主張專利請求項 不具新穎性，嗣後主張不具進步性，即不能認為屬於同一撤銷理由。

3. 查原告於原處分及訴願程序中均未提出原證之美國 848 專利案，其於本件訴訟中提出原證 3 是為證明系爭專利請求項 1 、3 具進步性，以此證明系爭專利 請求 1 、3 不具撤銷理由，然此並不符合智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所定 之「 同一撤銷理由 」要件；而各國專利法制及專利審查基準不盡相同，原證 3 所 引用之先前文獻與本件參加人提出之證據不同，自不能以系爭專利於他國之對應案即據為系爭專利於 本件舉發案應為舉發不成立之論據，原告所稱，並不可採。